Распоряжение исключительным правом на товарный знак (статьи 1488 - 1490)

В отличие от прежнего законодательства (п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках) Кодекс прямо называет распоряжение исключительным правом на товарный знак в числе важнейших правомочий правообладателя (п. 1 ст. 1484). При этом Кодекс не только более четко определяет и различает способы распоряжения исключительным правом (ст. 1233), но и значительно более подробно регулирует содержание соответствующих отношений (ст. 1234 - 1238, 1488 - 1490). Как и статья 21 Соглашения ТРИПС, Кодекс не устанавливает исчерпывающего перечня способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, перечисляя лишь наиболее востребованные из них. Правообладатель может распорядиться исключительным правом на товарный знак, в частности, путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак), путем предоставления другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах (лицензионный договор), а также путем заключения договора о залоге исключительного права на товарный знак. Распоряжение правом на товарный знак может, кроме того, входить в содержание правоотношений по договору продажи предприятия (§ 8 гл. 30 ГК), договору аренды предприятия (§ 5 гл. 34 ГК), договору коммерческой концессии (гл. 54 ГК). Кодекс исходит из того, что распоряжение товарным знаком в этих случаях будет происходить либо в форме отчуждения исключительного права (продажа предприятия), либо в форме предоставления права использования товарного знака (аренда предприятия, коммерческая концессия).

К договорам о распоряжении исключительным правом на товарный знак в силу прямого указания п. 2 ст. 1233 ГК подлежат применению общие положения об обязательствах (ст. 307 - 419 ГК) и о договоре (ст. 420 - 453 ГК). Договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионные договоры, договоры о залоге исключительного права на товарный знак, а также иные договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Несоблюдение письменной формы или требования государственной регистрации влечет недействительность указанных договоров полностью или в соответствующей части (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 ГК). Закон о товарных знаках решает только вопрос о государственной регистрации договоров о передаче товарного знака (ст. 27), оставляя без внимания вопросы, связанные с формой названных договоров, моментом перехода исключительного права к приобретателю и др.

Субъектный состав контрагентов правообладателя при распоряжении исключительным правом на товарный знак ограничивается лицами, которые могут быть обладателями такого исключительного права, т.е. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ст. 1478 ГК). В случае, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с нарушением указанного требования, государственная регистрация соответствующего договора может быть признана недействительной по иску любого заинтересованного лица в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак (подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК).

Другое ограничение касается случая, когда товарный знак включает в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК). В этом случае отчуждение исключительного права, а также предоставление права использования товарного знака допускаются только при наличии соответственно у приобретателя или лицензиата исключительного права на это наименование (п. 3 ст. 1488, п. 3 ст. 1489 ГК).

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК). Прообразом указанного договора в действующем законодательстве является договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака; ст. 25 Закона о товарных знаках), причем до 2002 г. термин "договор об уступке товарного знака" был единственным, использовавшимся в законодательстве для обозначения рассматриваемого договора. Окончательный отказ законодателя от приведенной терминологии вызван не только необходимостью унификации в Кодексе всех возможных форм распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (т.е. задачей чисто формальной), но и рядом соображений, относящихся к содержанию соответствующего договора. Так, заключая подобный "договор об уступке товарного знака", правообладатель в действительности распоряжался вовсе не товарным знаком (как обозначением, предназначенным для индивидуализации товаров), как это вытекало из названия договора <1>, а именно исключительным правом использования этого знака в гражданском обороте. Сохраняя традиционную терминологию, этот договор следовало бы назвать договором об уступке права. Однако и этот вариант не мог быть принят ввиду наличия в ГК института с аналогичным названием, обозначающим гораздо более общую правовую категорию (гл. 24).

<1> На некорректность этого названия неоднократно указывалось в литературе (см., например: Петров И. А. Указ. соч. С. 44).

К числу важных признаков, характеризующих договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, следует отнести указание на то, что по этому договору исключительное право подлежит передаче "в полном объеме". Отсутствие аналогичного указания в прежнем законодательстве создавало видимость делимости исключительного права: "уступив товарный знак" в отношении части товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован, правообладатель "сохранял за собой" исключительное право использования товарного знака в отношении оставшихся товаров. Кодекс исходит из неделимости исключительного права на товарный знак.

Как и прежнее законодательство (ч. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках), ГК запрещает отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если такое отчуждение может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488). Указанное требование корреспондирует с общим правилом, исключающим государственную регистрацию товарного знака, содержащего элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1483). Воспроизведение этого правила применительно к случаю отчуждения исключительного права вызвано тем обстоятельством, что именно в случае замены одного правообладателя другим (производящим хотя и однородные товары, но, например, не столь продолжительно, как его правопредшественник, или в другом регионе и т. д.) отдельные элементы товарного знака могут оказаться ложными и тем самым вводить в заблуждение относительно изготовителя товара <1>.

<1> В законодательстве Евросоюза к вводящей в заблуждение коммерческой практике, с которой страны - члены ЕС обязаны бороться, отнесена, в частности, практика, которая, затрагивая товарные знаки и знаки отличия, используемые конкурентом, влияет на принятие потребителем решения о совершении сделки (см. п. 2 ст. 6 Директивы Европейского Парламента и Совета 2005/29/EC от 11 мая 2005 г.).

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, а правила определения цены, предусмотренные п.

3 ст. 424 ГК, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК). При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на товарный знак (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им указанной обязанности правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 1234 ГК).

Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (п. 4 ст. 1234 ГК).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1235, п. 1 ст. 1489 ГК). Лицензиат вправе использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК). В течение всего срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования товарного знака в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1237 ГК). По данным Роспатента, лицензионные договоры в настоящее время являются наиболее распространенной формой распоряжения исключительным правом на товарный знак. Так, из 5806 договоров, которые были зарегистрированы в 2005 г., лицензионные договоры составляют 51,5% (2991 договор).

Как и прежнее законодательство (ч. 2 ст. 26 Закона о товарных знаках), ГК возлагает на лицензиата обязанность обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. При этом лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (п. 2 ст. 1489). Установленная Кодексом солидарная ответственность лицензиата и лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров (п. 2 ст. 1489), прежним законодательством не предусматривалась. Введение такой ответственности призвано не только затруднить деятельность недобросовестных лицензиатов, но и обеспечить защиту прав и законных интересов потребителей соответствующих товаров.

В целом необходимо отметить крайнюю скудость действующего законодательного регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака. Целый ряд существенных для рассматриваемых отношений вопросов решается в настоящее время в подзаконных актах, в частности утвержденными Роспатентом в 2003 г. Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных <1>. Этими Правилами среди прочего установлены существенные условия соответствующих договоров. Кодекс исходит из необходимости закрепления в законе всех положений, определяющих гражданско- правовой режим обращения результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая существенные условия соответствующих договоров.

<1> Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64 // Российская газета. N 106. 2003. 3 июня.

К числу принципиальных положений, определяющих содержание лицензионного договора, следует отнести положение абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК о том, что заключение лицензионного договора не влечет переход исключительного права к лицензиату. Отсутствие аналогичной нормы в действующем законодательстве дает основания для предположения о том, что лицензионный договор вполне допускает переход исключительного права к лицензиату <1>.

<1> См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 641.

К числу существенных условий лицензионного договора Кодекс относит условие о территории, на которой допускается использование товарного знака (п. 3 ст. 1235), а также прямое указание на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, и определение способов его использования (п. 6 ст. 1235). Лицензионный договор может предусматривать обязанность лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании товарного знака (п. 1 ст. 1237). Использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет применение установленной законом или договором ответственности за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237).

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на товарный знак, а в случае, когда в договоре срок его действия не определен, он считается заключенным на пять лет. При этом в случае прекращения исключительного права до истечения этого срока лицензионный договор также прекращается (п. 4 ст. 1235).

Лицензионный договор является возмездным, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, не применяются (п. 5 ст. 1235).

На обеспечение стабильности прав лицензиата направлено правило, не допускающее изменение или расторжение лицензионного договора, заключенного прежним правообладателем, в случае перехода исключительного права на товарный знак к новому правообладателю (п. 7 ст. 1235). Аналогичную цель имеет и прямое указание Кодекса о допустимости использования лицензиатом, получившим право использования товарного знака на условиях исключительной лицензии, для защиты своих прав от нарушений со стороны третьих лиц тех же способов защиты, которые установлены для правообладателя (ст. 1254).

Кодекс предусматривает различные виды лицензионных договоров (ст. 1236) в зависимости от того, остается ли у лицензиара право выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) или такое право за ним не сохраняется (исключительная лицензия). Заключение лицензиатом сублицензионного договора, по которому право использования товарного знака предоставляется другому лицу, допускается только с письменного согласия лицензиара (п. 1 ст. 1238).

По договору о залоге исключительного права на товарный знак залогодатель вправе в течение всего срока действия этого договора использовать товарный знак и распоряжаться исключительным правом на него без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1233). Поскольку в главе 69 ГК и комментируемом параграфе главы 76 ГК не содержится подробной регламентации договора о залоге, подобно тому как это сделано применительно к другим договорам о распоряжении исключительным правом, условия и порядок заключения договора о залоге исключительного права на товарный знак должны определяться в соответствии с § 3 гл. 23 ГК с учетом п. 2 ст. 1233 ГК.

<< | >>
Источник: А.Л. Маковский. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Поглавный. Под ред. А.Л. Маковского. Статут. 2008

Еще по теме Распоряжение исключительным правом на товарный знак (статьи 1488 - 1490):

  1. Исключительное право на товарный знак (статьи 1484 - 1487, 1491)
  2. Прекращение исключительного права на товарный знак (статьи 1512 - 1514)
  3. § 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статьи 1365 - 1369)
  4. Защита исключительного права на товарный знак (статья 1515)
  5. § 2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания (статьи 1477 - 1515)
  6. Распоряжение исключительными правами (статьи 1233 - 1241)
  7. Государственная регистрация товарного знака (статьи 1492 - 1507)
  8. Ограничения исключительных прав (пункт 5 статьи 1229)
  9. Исключительное право публикатора (статьи 1338, 1339, 1344)
  10. Возникновение и прекращение исключительного права публикатора (статьи 1340, 1342)
  11. Ограничения исключительного права на произведение (статьи 1272 - 1280)
  12. Исключительное право изготовителя базы данных (пункты 1 и 2 статьи 1334)
  13. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи (статьи 1330 - 1332)
  14. Возникновение и прекращение исключительного права на секрет производства (статьи 1465, 1467)